根據我國的專利制度設計，在侵害專利權糾紛案件中，被控侵權人有權進行專利權效力抗辯，而形式無效抗辯是專利權效力抗辯的重要組成部分。本期廣州正穗小編法信選取侵害實用新型專利權的形式無效抗辯為論述點，從法律規定、案例判決及專家觀點三方面進行解析，以供讀者參閱。

形式無效抗辯的情形法信 · 法律依據

1.《中華人民共和國專利法》(2008修正)

第四十四條　有下列情形之一的，專利權在期限屆滿前終止：

(一)沒有按照規定繳納年費的;

(二)專利權人以書面聲明放棄其專利權的。

專利權在期限屆滿前終止的，由國務院專利行政部門登記和公告。

第四十七條　宣告無效的專利權視為自始即不存在。

宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。

依照前款規定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還。

2.《北京市高級人民法院關于印發<北京市高級人民法院專利侵權判定指南>的通知》

六、專利侵權抗辯

(一)專利權效力抗辯

111.被訴侵權人以專利權超過保護期、被專利權人放棄、被生效法律文書宣告無效進行抗辯的，應當提供相應的證據。

112.在侵犯專利權訴訟中，被訴侵權人以專利權不符合專利授權條件、應當被宣告無效進行抗辯的，其無效宣告請求應當向專利復審委員會提出。

法信 · 相關案例

1.實用新型專利權人對于他人在實用新型專利授權公告日前實施該專利的行為，不享有請求他人停止實施的權利-----劉鴻彬與北京京聯發數控科技有限公司、天威四川硅業有限責任公司侵害實用新型專利權糾紛案

本案要旨：實用新型專利權人對于他人在實用新型專利授權公告日前實施該專利的行為，并不享有請求他人停止實施的權利。他人在實用新型專利授權公告日前實施該專利，包括制造、使用、銷售、許諾銷售和進口實用新型專利產品，并不為專利法所禁止，相關實用新型專利產品不構成侵權產品。在此情況下，對于實用新型專利授權公告日前已經售出的產品的后續行為，包括使用、許諾銷售和銷售，應當得到允許。

案號：(2015)民申字第1070號

審理法院：最高人民法院

來源：《最高人民法院公報》 2016年第8期(總第238期)

2.專利權人主動放棄專利權利要求的，無權對其放棄的權利要求再主張權利---廣州美視晶瑩銀幕有限公司與(日本)泉株式會社侵犯實用新型專利權糾紛上訴案

本案要旨：專利權人在其專利的無效宣告審查階段主動對權利要求進行了修改，刪除了某項原權利要求，則刪除的該項權利要求應視為其自始即不存在，專利權人無權對其放棄的權利要求主張權利。

案號：(2008)高民終字第941號

審理法院：北京市高級人民法院

來源：《最高人民法院公報》 2010年第6期(總第164期)

3. 被控侵害實用新型專利權行為必須發生在實用新型專利保護期內才有可能構成侵權-----江門市亞泰機電科技有限公司與雷炳全侵害實用新型專利權糾紛上訴案

本案要旨：相關的生產銷售等行為必須是在實用新型專利權被授予后的有效保護期間內，才有可能構成侵權。被控銷售行為發生在實用新型專利授權公告日之前，無論被控侵權產品的技術特征是否落入該專利的保護范圍，根據我國專利法規定，被控侵權行為人均不需要承擔侵權責任。

案號：(2013)粵高法民三終字第15號

審理法院：廣東省高級人民法院

來源：2013年中國法院50件典型知識產權案例

4.實用新型專利權被宣告無效的，原專利權人不可以其專利權被侵害為由要求被控侵權人承擔侵權責任-----郭躍飛、深圳市輝宇電器制造有限公司訴中山市德爾佳塑料電器有限公司、百榮世貿商城管理有限公司侵害實用新型專利權糾紛案

本案要旨：侵害專利權的起訴主體，不僅限于專利權人，也包括與專利權有利害關系的人。在侵害實用新型專利權糾紛中，該實用新型專利權已經被宣告無效的，原專利權人不可以其專利權被侵害為由要求被控侵權人承擔侵權責任。

法信 · 專家觀點

1.專利權人以書面聲明放棄其專利權

專利權是一項民事權利，專利權人有權依法取得這項民事權利，也有權處分包括放棄這項民事權利。一般情況下，專利權人是要盡力維護專利權的，但在有些情況下，比如，由于科學技術的進步，迅速更新換代，其擁有的專利已經失去存在的實際價值，或者專利實施的效益與逐年增加的年費相比，專利權人認為在經濟上不合算等，專利權人也會自動要求放棄其專利權。一旦專利權人在專利期限屆滿前以書面聲明放棄其專利權的，該專利權終止。但從道理上說，如果專利權人已經同他人訂立了專利實施許可合同，許可他人實施其專利，在合同的有效期內，如果專利權人放棄其專利權，應當征得被許可人同意，否則會損害被許可人的利益。

專利權終止后，專利技術將進入公共領域，任何人都可以不經專利權人同意而實施該技術。因此，專利權終止的情況，應當通過一定的形式，使公眾能夠了解。本條第二款專門為此作了規定，按照該款規定，專利權在期限屆滿前終止的，應由國務院專利行政部門登記和公告。

(摘自《中華人民共和國專利法釋義》，安建主編，全國人大常委會法制工作委員會編，法律出版社2009年3月出版)

2.原告專利尚未生效的抗辯

根據《專利法》的規定，在授予專利權之前，發明須經過實質審查，實用新型和外觀設計須經過初步審查，在沒有發現駁回理由后才能授予專利權，由國務院專利行政部門發給相應的專利證書，同時給予登記和公告，專利權自公告之日起生效。由于專利權的保護期限是從申請日起計算，而生效又是從公告之日起計算，因此，原告在提起訴訟時如果其專利尚處于審查階段，那么其訴訟請求是不應當得到支持的。

在適用本條時需要注意，如果原告提起訴訟時雖然其涉案專利尚未生效，但在第一次法庭辯論終結前獲得公告授權的，那么原告作為專利申請人的身份已經轉化為專利權人。此時如果被告的侵權行為發生在專利申請日之后的，那么受訴法院應當就被告是否構成侵權進行審理。如果原告在第一次法庭辯論終結前仍未獲得公告授權的，則可告知其待獲得公告授權后可就被告的侵權行為另行起訴。

(摘自：《知識產權審判實務技能》，齊奇主編，人民法院出版社2013年10月出版)

3.原告專利為失效專利的抗辯

失效專利，是指尚處在保護期內的專利因某種客觀事實而導致失去專利效力的專利。根據《專利法》第43條、第44條的規定，繳納專利年費是專利權人的法定義務，如果專利權人未按規定繳納年費的，則專利權在期限屆滿前終止。司法實踐中，專利權人以書面形式放棄專利權以致專利權失效的情形并不多見，多數還是專利權人未按時繳納年費以致專利權失效。因此，專利權人是否按時繳納專利年費關系到專利權的法律狀態是否穩定，是法院必須主動審查的內容。只要查明原告的涉案專利已經處于失效狀態的，就應當駁回原告的訴訟請求。

在適用本條時同樣要注意查明被告侵權行為的實施時間。雖然原告起訴時其涉案專利已處于失效狀態，但如果被告的侵權行為發生在原告專利權有效期內的，且原告的起訴未過訴訟時效的，被告如果構成侵權，還是要承擔除停止侵權以外的其他民事責任。

(摘自：《知識產權審判實務技能》，齊奇主編，人民法院出版社2013年10月出版)

4.原告專利已進入公有領域的抗辯

根據《專利法》第42條的規定，專利權的保護是有法定期限的，發明為20年，實用新型和外觀設計為10年，均從申請日起計算。超出了法定保護期限后該專利即進入公有領域，任何人均可以自由實施。因此，在專利侵權訴訟中，被告可以以原告的專利已過保護期為由進行抗辯。受訴法院如果查明原告起訴時涉案專利已過保護期限的，應當判決駁回原告的訴訟請求。

在審理過程中，法院應當注意查明被告侵權行為的發生時間。雖然原告在起訴時其涉案專利已過保護期限，但若被告的侵權行為發生在原告專利有效期內的，被告仍應當就其侵權行為承擔除停止侵權以外的賠償責任，除非原告的起訴已經超過訴訟時效。

(摘自：《知識產權審判實務技能》，齊奇主編，人民法院出版社2013年10月出版)

5.專利權的無效

專利權的無效是指被授予的專利權因其不符合專利法的有關規定，而由有關單位或個人請求專利復審委員會通過行政審理程序宣告為無效。關于專利權無效的問題，各國主要有兩種立法例：一是不規定專門的專利無效程序，而是允許專利侵權訴訟中的被告提出專利無效作為抗辯，專利權是否無效由法院裁決。二是設置專門的專利無效程序，由法律規定的專門機構受理、審查、決定。如日本由特許廳的一個特別部門受理，前聯邦德國由聯邦專利法院受理。我國采用的是第二種立法例?！秾＠ā返?5條規定：“自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。”專利無效請求的受理機構是專利復審委員會。設置專利無效宣告程序與行政撤銷程序一樣，都是為了糾正授予專利權工作中的錯誤，保證專利法的正確執行和維護公眾的正當權益。

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